法白作者
2019-12-29發佈
2022-10-19更新
楊貴智、蔡涵茵|蝦毀!山寨告贏正港 MUJI 商標,豈有此理?
其實這是一樁山寨打贏正牌 商標 ,還惡狠狠地踩了正牌一腳的激勵故事? 2000年4月6日,原告海南南華實業貿易 …
楊貴智、蔡涵茵|蝦毀!山寨告贏正港 MUJI 商標,豈有此理?
其實這是一樁山寨打贏正牌 商標 ,還惡狠狠地踩了正牌一腳的激勵故事?
2000年4月6日,原告海南南華實業貿易公司以「無印良品」為名義,針對棉織品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床單、枕套、被子、被罩、蓋墊、坐墊罩等物品申請註冊第24類 商標 , 商標 在2001年核准註冊,並在2004年轉讓給北京棉田紡織品有限公司,有效期至2021年4月27日。而案件中另一位原告北京無印良品投資有限公司,是北京棉田公司的子公司,在2011年6月22日成立,亦獲得24類「無印良品」商標 的使用授權。
苦情主角 MUJI 其實早在1999年就在中國註冊了 商標 ,只是當時他沒有註冊第24類 商標,想不到僅僅是這樣,卻導致後來他流離失所,沒想到山寨變正宮! MUJI 當然超級不爽,就提起 商標 異議,一路訴訟,想不到居然敗訴。
山寨贏了之後,想說哇靠這我都能贏?於是想說:「不如趁此機會斬草除根,把那礙眼的正宮趕跑吧!」於是无印良品反過來告 MUJI 侵害他的 商標 權!
MUJI 是不是馳名 商標 、南華公司有沒有惡意搶註
你知道有很多國際大牌,不太可能在各個國家去到處註冊,畢竟註冊很花錢啊!所以為了怕一些蟑螂到處蹭吃別人的 商標 ,中國 商標法 第13條有說,這種情形不給註冊。該條的規定是:「為相關公眾所熟知的 商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名 商 標 保護。」
台灣這邊也有稱為著名 商標 的類似制度,我們的 商標法 第70條規定:「未得 商標 權人同意,有下列情形之一,視為侵害 商標權 :一、明知為他人著名之註冊商標 ,而使用相同或近似之 商標 ,有致減損該 商標 之識別性或信譽之虞者。二、明知為他人著名之註冊 商標 ,而以該著名 商標 中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該 商標 之識別性或信譽之虞者。」
而依照中國 商標法 第14條規定,馳名 商標 的判斷標準包括:相關公眾對該 商標 的知曉程度、 商標 使用的持續時間、商標 的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍、 商標 作為馳名 商標 受保護的記錄、 商標 馳名的其他因素 等等。台灣的著名 商標 也有類似對判斷標準,不過有些許不同。
此外,中國 商標法 第32條規定:「申請 商標 註冊不得損害他人現有的在先權利,也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的 商標 。」。
但是,中國法院以 MUJI 當時在中國還不有名,也未實際使用此商標,相關產品至多僅在香港販售並使用 MUJI 商標,因此不能構成有效的主張。
MUJI 侵權沒?
商標 侵權的關鍵在於有沒有混淆誤認的可能,也就是就要來看看你無印良品 MUJI 跟无印良品Natural Mill的 商標 像不像了。
無印良品跟无印良品 商標 在外觀上,差異主要表現在簡體字跟繁體字的使用以及字體的設計,以及正牌的英文名字是 MUJI ,山寨的英文叫做Natural Mill還有英文的差別。從外觀上來看雖然有些不同,但是對於不熟悉MUJI的消費者來說確實容易發生混 淆。因此法院認定未能註冊成功的正牌 MUJI 侵害了山寨无印良品的 商標 權。
商標權 人請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:
- 商標 權人因此所受的損害,指的 商標 因此減損的價值或失去依照計畫本應獲得的利益
- 依侵害 商標 權行為所得之利益;這時候侵害 商標 權者必須針對其成本或必要費用加以舉證,否則以銷售該項商品全部收入為所得利益。
- 就查獲侵害 商標 權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時,以其總價定賠償金額。
- 以相當於 商標權 人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。
在這個案子裡,雖然不知道為毛MUJI當初註冊 商標 沒有註冊到第24類,不知道是有意的還是漏掉,但因為一點點疏失就造成後面纏訟多年甚至敗訴真的很可憐!
除了 MUJI 以外,包括日本本田汽車、美國名牌運動用品「New Balance」以及「喬丹」也吃過類似的虧,所以當你要註冊前,最好仔細看看你的商品涉及到什麼商品類別,畢竟 商標 領域採用「先佔先贏」的法理,審慎規劃 商標 佈局,以免發生類似憾事。
本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。