王鼎棫

2022-10-16發佈

2022-11-23更新

你聽過「商標蟑螂」嗎?商標被搶先註冊,該怎麼辦?|法白商感情

你聽過「商標蟑螂」嗎?商標被搶先註冊,該怎麼辦?|法白商感情
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本次主筆:盧奕緁。律師高考及格,現就讀台北大學財經法律研究所。立志成為不務正業的美食家,腦袋內建美食雷達,興趣 …

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你聽過「商標蟑螂」嗎?商標被搶先註冊,該怎麼辦?|法白商感情

本次主筆:盧奕緁。律師高考及格,現就讀台北大學財經法律研究所。立志成為不務正業的美食家,腦袋內建美食雷達,興趣是吃東西跟思考法律問題。

 

商標,對消費者來說象徵著品牌、品質,甚至是信仰;因此,「商標佈局」在這時代早已成為顯學。在全球化的背景下,產品或服務可能遍佈各地,這一個小小的標識,可以是推進產品的加速器,卻也可能變成拖住公司前進的絆腳石。

前陣子,泡麵歌姬(誤)A-Lin 代言的「老媽拌麵」要進軍美國市場時,傳出商標在當地已先被註冊的消息,這也讓「老媽拌麵」在美國的行銷受到阻礙,只能改名為「好食樂」進行銷售。

然而,改名後的商標,消費者並不認得,銷售業績自然受到很大影響。這讓人不禁好奇,如果在台灣遇到類似情況,該怎麼辦?看完這篇文章,讓你再也不手忙腳亂!

商標,為了保護消費者而存在

首先要跟大家說明,產品上那個大大的標識,其實是為了你我而存在的。

舉例來說,講到蘋果,你會想到那個稱霸 3C 界的 Apple 公司;看到勾勾,你會想到在運動界叱吒風雲的 Nike;聽到「你累了嗎?」就會忍不住想接保力達蠻牛。

發現了嗎?商標的重點在於聯想,當消費者看到特定圖樣、顏色、形狀時,腦袋就會自動連結到特定公司,而不會與其他企業搞混,也就是說,商標具有幫助消費者「識別」產品的功能。

這些「具有識別性的標識」,可以幫助消費者辨認,手上的產品是哪家公司製造,藉此達到保障市場公平競爭的效果。因為當消費者選擇購入商品時,其信賴的往往是背後的特定商家。

此時,如果任由公司可以隨意使用他人商標,無疑開放大家隨意盜取他人努力的經營成果;這樣的行為,除了將導致劣幣驅逐良幣,最終吃虧的還是消費者——一般俗稱如此行動的人為「商標蟑螂」。

那什麼東西可以註冊成商標呢?

讀者們打開《商標法》就會發現,只要是擁有識別性的標識,都可以申請為商標。

至於什麼是「識別性」呢?如同前面提到的,當這個標識可以讓消費者「連結」到產品背後的特定商家,並不會跟其他商家的相同產品混在一起,就可以滿足識別性的條件。

甚至,有些標識的識別性,是「後天」才跑出來的——意思是,有些本來不具有識別性的標識,只因為一直被重複使用,就讓消費者對這個標識產生特定的聯想。像是「金門高粱酒」,金門原本僅是一個地理名稱,起初只是告訴消費者,這瓶高粱酒是從金門來的,理論上消費者並不能以此一地名連結到特定企業。

但當金門酒廠越做越大,金門高粱也名聞遐邇,消費者看到金門高粱,就會連結到是「由金門酒廠產出」的產品,而不會與其他同在金門的酒廠產生連結;這就代表,金門酒廠製造的「金門高粱」,對於消費者來說,是具有識別性的。

申請商標,手腳越快、優勢越大 

另外,大家要知道,由於我國的商標註冊是以「先申請、先註冊」為原則,而申請商標,不一定要以商標本身「已經使用」為前提。

因此,比較好的做法,就是及早向主管機關申請商標,趕快「卡位」申請日;同時,也可以在自己的標識旁邊附註一個小小的 TM,用意在告訴別人:這個商標現正申請中,別想找麻煩!

前面有說,A-Lin 代言的泡麵在國內銷量頗佳,沒想到要進軍美國時,就發現自家商標已經先被註冊了;讀者可以試想,在台灣,如果發生類似的事情,也就是自身商標先被別人註冊了,該怎麼辦?

其實在《商標法》上,有兩種方法可以撤銷他人的商標,分別是:異議評定。而這兩個制度近乎相同,僅差在「誰可以提出」以及「多久內要提出」。

「異議」的制度,是讓公眾都有機會來檢視這個標識,是否有不適合作為商標的理由;因此,「任何人」都可以在商標公告日後「三個月內」,對主管機關提出異議

「評定」的設計就不同了,是要讓「可能被這個商標所影響」的人,可以對那個商標提出質疑,所以法條的期間就會設計得比較長。因此,請求權人就被限定在「利害關係人」或「審查人員」,而他們可以在商標公告日後「五年內」,向主管機關要求評定。

什麼情況下,可以請求異議、評定?

法條提及了很多事由,在這裡不一一說明。舉常見事由為例,如某個標識與他人的商標樣式「相同或近似」,並且用在「同一種或類似」的產品上,導致消費者有「混淆誤認的可能」時,這個商標就很有可能被主管機關撤銷。

舉例來說,如果我也想賣手機,於是設計了一個商標,圖案是一顆蘋果,但與 Apple 不同的是,我的蘋果是設計成「被咬兩口」的圖案,同時也指定使用在電子產品類別。

假設我這個「被咬兩口的蘋果」成功註冊為商標,但 Apple 公司覺得我的圖案跟他們的很相似,而且竟然也指定使用在電子產品上,就可以在商標公告日的五年內,向主管機關請求評定我的標識。

(其實 Apple 的蘋果屬於「著名商標」,不需要指定在電子產品上,Apple 就能以其商標有被「淡化」之虞,請求評定我的商標。關於商標淡化的概念,請詳見文末註解。)

不過這款事由,是基於自家標識「已經成功註冊為商標」的前提,才可以質疑別人新申請的商標跟我的很類似,進而提出異議或評定。那如果我家的標識還沒去申請商標,不就沒用了嗎?

別怕,同法還有另一款規定!提到如果這個系爭商標,與他人已經「先使用」的商標,不但外觀上相似、更用在類似的商品上,而且這個申請人是因為某些特定因素,事先知道別人先使用商標的存在,基於想要模仿或抄襲的心態去註冊的話,可能也會成為商標被撤銷的理由。

實務上的運用與「無奈」

再次回到一開始的故事。假設小 A 的泡麵在美國賣得很好,想要進軍台灣市場,卻發現自家產品「老娘乾麵」的商標,在台灣已經被別人搶先註冊了,小 A 該怎麼辦?

首先,因為小 A 是原本商標的使用權人,而自己的商標在台灣卻已經被某個知名泡麵大廠用掉了!如果不能使用「老娘乾麵」進行銷售,產品銷量勢必受到影響,因此他理應可算是「利害關係人」,於是他就可以在五年內,對原先在台灣註冊的「老娘乾麵」向主管機關申請評定。

本案中,小 A 已經在美國先使用了「老娘乾麵」,而某知名泡麵大廠就有可能因為業務競爭關係,提前知道了「老娘乾麵」在美國的商標,並為了利用這商標的名氣吸引消費者,所以才在台灣先行註冊。如果是這樣的話,小 A 就可以作為「利害關係人」,利用上述規定,向主管機關申請評定。

但各位要知道的是,在實務上,有些惡意人士會搶先註冊某些商標,而當真正使用的企業要註冊時,迫於市場行銷的時效性、申請時間早已經超過,或不想進入漫長的訴訟程序等因素, 只好摸摸鼻子接受這些惡意人士的敲詐,省去後續的麻煩。

因此,大家要知道,產品做得好固然很重要,但若是不注重商標,就很可能會讓有心人士逮到空隙,使自己淪為肥羊、任人宰割!通常一間公司能否成功,也能從這些地方看出來,可別讓自己成為冤大頭!

*本專欄「法白商感情」,每週一更新。分享創業、經營與投資相關時事法律分析。

本文核稿:網站主編王鼎棫

註:在台灣,只要你的商標被法院認定成「著名商標」,即便他人商標的指定使用產品跟你的產品完全不同領域,你仍然可以向主管機關請求評定。因為他人的使用,將會造成你的商標聯想性被「弱化」,進而減損商標的識別性。以本例來說,若我將設計的商標(被咬兩口的蘋果)指定使用在球鞋,Apple 的消費者可能會感到混淆:咦,Apple 現在也進軍球鞋市場了嗎?當消費者產生這種想法時,Apple 產品專精於電子產品的印象就被弱化了,這就是「商標淡化」的概念。這時候,Apple 在我國仍然可以向主管機關對我的商標提出評定。

 

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。

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